Un certain nombre de cas récents dans l’espace virtuel ont suscité des discussions sur l’image de marque, et plus précisément sur les marques commerciales. La société Hermès a notamment dénoncé une collection de 100 jetons non fongibles (NFT) liés à des représentations à fourrure de ses célèbres sacs Birkin et a depuis porté plainte contre le créateur, Mason Rothschild, pour violation de marque, dilution et cybersquattage devant un tribunal fédéral de New York. À peu près au même moment où Hermès s’est exprimé pour la première fois au sujet des MetaBirkins, Darden Restaurants a déposé une demande de retrait de propriété intellectuelle auprès de la plateforme NFT OpenSea pour obtenir le retrait de la plateforme des NFT liés aux images de 880 établissements physiques de sa chaîne Olive Garden, Darden faisant valoir que les NFT violent ses marques et les conditions anti-contrefaçon d’OpenSea.
L’affaire Hermès contre Rothschild est le premier exemple majeur d’une marque qui prend des mesures contre l’utilisation non autorisée de ses marques dans le monde virtuel, et des procès similaires suivront inévitablement à mesure que le « métavers » – qui peut se targuer d’une valorisation naissante de 50 milliards de dollars selon les estimations de Morgan Stanley – continuera à se développer et à attirer les marques et les acteurs non affiliés.
Il est encore très tôt pour le métavers, qui se résume actuellement à des jardins clos, et pour l’affaire de marque déposée par Hermès concernant l’utilisation de son nom et de l’habillage du sac Birkin en rapport avec les NFT MetaBirkins qui font la une des journaux. Toutefois, on peut affirmer sans risque de se tromper que l’affaire Hermès pourrait être relativement simple à certains égards. Par exemple, les droits de marque au cœur de ces procès virtuels ne sont peut-être pas radicalement différents de ceux que les marques invoquent dans les affaires concernant des produits tangibles. Les droits et les enregistrements que les marques ont accumulés dans le cadre de leurs activités commerciales de base dans le « monde réel » – telles que le marketing et la vente de vêtements et d’accessoires au détail, y compris par le biais du commerce électronique – peuvent très bien s’étendre aux activités connexes dans le métavers.
Dans le même temps, l’enquête critique dans un scénario de contrefaçon de marque ne change pas simplement parce que des NFT sont impliquées – elle reste la même quel que soit le support : il s’agit de savoir si les consommateurs sont susceptibles d’être confus quant à la source des produits/services prétendument contrefaits ou quant à l’affiliation du titulaire de la marque ou à son approbation des produits/services prétendument contrefaits.
Les recours dans le monde réel
Un domaine dans lequel le monde « réel » et le monde virtuel pourraient potentiellement diverger – et où des questions intéressantes se posent – est celui des recours. (La juridiction s’avérera également un sujet intéressant à considérer lorsqu’il s’agit du métavers, et nous nous y plongerons bientôt dans un article séparé).
L’affaire des NFT MetaBirkins peut être compliquée dans une certaine mesure par le fait que les produits prétendument contrefaits ne sont pas des sacs à main physiques mais des images liées à des jetons numériques hébergés par la blockchain, et que ce que les acheteurs ont acquis est essentiellement un certificat numérique de propriété qui consiste en un code qui pointe vers les images individuelles des sacs à fausse fourrure. En raison de la nature immuable de la blockchain, quelle que soit l’issue d’une telle affaire, les NFT existent (même s’ils sont retirés de plateformes comme OpenSea), et ils ne peuvent être détruits sans démanteler la blockchain sur laquelle ils sont hébergés. Cela signifie que la meilleure issue pour une marque peut être de faire envoyer les NFT à une adresse de combustion, ce qui ne les détruit toujours pas réellement mais les rend incapables d’être transférés désormais.
« Cela détruirait la valeur économique des NFT », selon Brian Frye, professeur de droit à l’université du Kentucky, « mais le jeton réel sera toujours inscrit sur la blockchain. »
Il y a de fortes chances que l’on n’en arrive jamais là, car, comme le note Frye, Hermès (et vraisemblablement toute autre marque dans une situation similaire qui choisirait d’intenter des procès centrés sur les NFT à l’avenir) n’a pas nécessairement de revendications contre les NFT eux-mêmes. En réalité, Hermès « fait des réclamations sur la manière dont les NFT sont commercialisés dans la mesure où ils sont commercialisés d’une manière qui utilise une marque Hermès à titre de marque ». (La contrefaçon de marque, après tout, dépend de l’utilisation par le défendeur de la marque en tant que marque). En tant que tel, si Hermès obtient gain de cause sur ses plaintes pour contrefaçon, une réparation plus appropriée pourrait prendre la forme d’une injonction contre le futur référencement des NFT d’une manière qui constitue une contrefaçon.
Mais même cela ne suffirait pas pour que les marques aillent jusqu’au bout, car l’utilisation de la marque de manière non contrefaisante pourrait potentiellement voir les NFT MetaBirkins listés comme quelque chose comme « MetaBirkins, qui n’est pas affilié à Birkins ou Hermès ». Étant donné que Hermès a expressément déclaré dans sa plainte que l’inclusion par Rothschild d’une clause de non-responsabilité sur le site Web MetaBirkins ne fait qu’aggraver la situation (car elle « fait un usage excessif de la marque HERMÈS » et « renvoie inutilement au site Web d’Hermès », créant ainsi « une impression de confusion chez les consommateurs quant au parrainage par Hermès des NFT MetaBirkins et du site Web MetaBirkins »), il est difficile d’imaginer qu’une telle mesure corrective serait bien accueillie par les marques.
Quels sont les avantages pour les marques ?
Avec ce problème et d’autres similaires à l’esprit, la bagarre entre Hermès et Rothschild, qui pourrait faire jurisprudence, soulève finalement des questions sur ce que les marques ont généralement à gagner dans de tels cas, en particulier compte tenu des résultats dans des affaires comme Rogers v. Grimaldi, qui a établi que l’utilisation d’une marque dans une œuvre artistique ne peut faire l’objet d’une action en justice que si l’utilisation de la marque n’a aucun rapport artistique avec l’œuvre sous-jacente ou induit explicitement en erreur quant à la source ou au contenu de l’œuvre, et, plus récemment, l’affaire Bad Spaniels, dans laquelle la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit a étendu la portée de la protection du premier amendement à des produits tels que les jouets pour chiens.
Les réponses à ces questions ne sont pas nécessairement limpides.
Ce qui semble relativement évident, c’est que même si un ensemble de facteurs (tels que les droits de marque en jeu, le critère d’évaluation de la contrefaçon, etc.) restent les mêmes quel que soit le support, l’affaire MetaBirkins et d’autres querelles entre marques et créateurs de NFT obligent à faire face à des situations de plus en plus complexes. ) restent les mêmes quel que soit le support, l’affaire MetaBirkins et d’autres querelles entre marques et créateurs de NFT obligent les marques (et leurs avocats) à se pencher sur toute une série de questions potentiellement nouvelles, notamment sur la manière dont elles veulent aborder les utilisations non affiliées de leurs marques dans ce nouvel espace en plein essor et sur leurs chances de succès si elles choisissent d’intenter une action en justice, tout en évaluant le potentiel de pression interne pour faire respecter leurs marques souvent très célèbres.
Si l’essor des NFT et des utilisations non autorisées des marques dans le métavers ne crée « aucun problème existentiel pour le droit des marques », M. Frye estime qu’il « oblige les marques et les praticiens des marques à s’adapter à ce qui se passe, à comprendre la nature des revendications qu’ils veulent faire et les raisons pour lesquelles ils veulent les faire ». Il s’agit notamment de se demander « s’il s’agit des types d’utilisation que nous avons réellement le droit d’arrêter [en vertu du droit des marques] en premier lieu », en particulier parce que « la façon dont les gens font de l’art et parlent du monde change. »
Dans le même ordre d’idées, M. Frye affirme que de nombreuses marques « ne comprennent pas encore assez bien ce qui se passe dans l’espace NFT pour conceptualiser les types de choses auxquelles elles devraient s’opposer, auxquelles elles devraient être indifférentes et peut-être même auxquelles elles devraient adhérer ».
Tout cela n’est pas simplifié par le fait que des cas comme les MetaBirkins et les Non-Fungible Olive Gardens NFTs « ressemblent à un mélange bizarre d’art et de commerce » – ou en d’autres termes, « il y a un usage expressif en jeu mais [les créateurs] font également commerce des noms des entreprises ». En fin de compte, Frye affirme que ces situations posent des questions difficiles et « qu’il n’y a peut-être pas de réponses doctrinales », ce qui fait que l’issue de ces affrontements naissants est « davantage une question de politique ».
Adapté de Fashion Law
