Les moyens de défense des propriétaires de marques comprennent des marques pour des utilisations réelles et virtuelles, un contrôle rigoureux et des conditions de licence et d’utilisation.
Le nombre croissant de demandes de marques utilisant des jetons non fongibles (NFT) ou les métavers déposées auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) indique que la gestion d’une entreprise dans le monde virtuel est une priorité de plus en plus importante pour les propriétaires de marques s’ils veulent rester à jour et compétitifs.
Jusqu’à présent, en 2022, plus de 5 800 demandes de marques ont été déposées auprès de l’USPTO pour des NFT et 4 150 pour les métavers et les technologies connexes. Dans le même ordre d’idées, 1 157 demandes de marques pour des NFT et 205 demandes de marques utilisant les métavers ont été déposées auprès de l’EUIPO.
La mode du virtuel pour les avatars
Les métavers apparaissent comme la nouvelle opportunité de croissance la plus importante pour le secteur de la mode : les entreprises peuvent monétiser la propriété intellectuelle (PI) existante dans de nouvelles offres immersives. Cette opportunité commerciale permet aux marques de développer des actifs virtuels de marque à un coût de production quasi nul, afin de toucher un public plus large grâce à des expériences dans le monde virtuel.
Comme la valeur économique des métavers pourrait atteindre 5 milliards de dollars d’ici 2030, les entreprises de mode et de luxe font tout leur possible pour bien se positionner et profiter de l’intérêt soutenu du marché pour tout ce qui touche aux métavers. La myriade d’expériences uniques pour les consommateurs dans les environnements métavers n’est pas passée inaperçue auprès des grands noms de l’industrie du luxe et de la mode, comme Balenciaga, Gucci, Dolce & Gabbana ou Ralph Lauren. Même les marques initialement réticentes à la numérisation de leurs produits ont décidé de le faire, comme Hermès, qui a déposé en août une demande de marque à l’USPTO couvrant les NFT, les crypto-monnaies et les métavers. L’industrie des cosmétiques de luxe n’est pas en reste, utilisant le puissant canal de l’expérience de jeu, puisque Armani Beauty s’est associé à Fortnite pour promouvoir son nouveau parfum « Code » dans le métavers.
Protéger les marques dans le métavers
Malgré l’absence de règles claires régissant le métavers, l’USPTO et l’EUIPO semblent s’accorder sur le fait qu’ils ne cautionneront pas un nouveau Far West ou de nouveaux monopoles privés. Les offices de propriété intellectuelle ont établi quelques orientations initiales quant à l’approche à adopter à des fins de classification. Lors du Forum mondial sur la propriété intellectuelle, la directrice de l’USPTO, Kathi Vidal, a expliqué que les politiques de PI doivent être conçues conjointement par les différents offices pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain.
L’USPTO semble pleinement engagé dans la résolution des problèmes posés par la commercialisation rapide du métavers. L’office a fourni les premières indications concernant l’identification des biens et services nécessaires aux applications axées sur les métavers. L’USPTO a déterminé que les demandes de Nike dans les classes 9, 35 et 41 étaient indéfinies car la nature précise des produits et services n’était pas claire. L’agent instructeur a encouragé Nike – et les autres demandeurs de marques – à clarifier le libellé de leurs produits et services.
Les précisions suivantes sont recommandées : classe 9 « dans des mondes virtuels en ligne », classe 35 « dans des mondes virtuels en ligne » ou « pour une utilisation en ligne dans des mondes virtuels en ligne » et classe 41 « créé à des fins de divertissement ».
À l’instar de l’USPTO, l’Europe prévoit de prospérer dans les nouvelles opportunités et tendances numériques telles que les métavers, comme l’a démontré le projet de lignes directrices 2023 de l’EUIPO. Dans la classification des marques, le principal défi juridique réside dans la description des biens virtuels, qui utilise généralement une énumération large et manque de clarté et de précision. Comme l’USPTO, l’EUIPO considère que la formulation « biens virtuels » est inacceptable et exige une spécification quant au contenu (c’est-à-dire les biens virtuels, à savoir les vêtements virtuels). À cet égard, l’EUIPO publiera la 12e édition des classifications de Nice qui intégrera le terme « fichiers téléchargeables authentifiés par la NFT » dans la classe 9. En outre, les services liés aux biens virtuels et aux NFT (généralement les classes 35 et 41) seront classés conformément aux principes établis de la classification des services.
Le nouveau monde et la ruée vers les marques
Les marques de luxe et de mode ont fait l’objet d’une grande attention dans le métavers, de même que les profits qui en découlent. Il n’est donc pas surprenant que de nombreux mauvais acteurs tentent d’usurper des droits de marque dans le métavers par des dépôts préventifs.
Des dépôts de mauvaise foi de marques dans le métavers ont déjà été repérés pour des marques de mode et de luxe. Par exemple, en novembre dernier, des personnes non affiliées ont déposé auprès de l’USPTO deux demandes de marques métavers pour Gucci (n° 97112038) et Prada (n° 97112054), couvrant des vêtements et des sacs virtuels téléchargeables, des services de vente au détail de ces biens virtuels et des services de divertissement fournissant des biens virtuels non téléchargeables en ligne. L’USPTO a refusé d’enregistrer les marques verbales Gucci et Prada sur plusieurs bases.
Le motif de refus le plus évident est le risque de confusion. La section 2(d) de la loi sur les marques interdit l’enregistrement d’une « marque faisant l’objet d’une demande d’enregistrement qui est si similaire à une marque enregistrée qu’il est probable que les consommateurs soient confondus, se trompent ou soient trompés quant à la source commerciale des produits et/ou services des parties ». « En conséquence, l’agence a refusé les demandes de Prada et Gucci en raison d’un risque de confusion avec les marques précédemment enregistrées.
Selon la comparaison des produits et services, Gucci et Prada ont constamment utilisé leurs noms, mais aucune des deux marques n’a été enregistrée pour des biens virtuels, des services liés aux biens virtuels et des services de divertissement. Comme le souligne l’avocat de l’examinateur dans la décision Prada, les produits et services du déposant sont liés aux produits et services du demandeur puisque ces derniers ne sont que des versions virtuelles des produits du déposant. Selon l’examinateur de l’USPTO dans la décision Gucci, les enregistrements de Gucci utilisent un libellé large décrivant des services de vente au détail, notamment des vêtements, des bijoux et des sacs à main. Par conséquent, les services de magasin de détail plus étroits du demandeur avec des biens virtuels dans ces catégories sont présumés inclure tous les services du type décrit par l’enregistrement précédent de Gucci.
À la suite de ces décisions, il semble que les marques de sociétés bien connues pour des produits et services du « monde réel » s’appliquent également aux métavers. En effet, bien que ni l’une ni l’autre de ces marques ne dispose d’un enregistrement de marque existant s’étendant au métavers, des objections pourraient tout de même être soulevées sur la base de l’hypothèse selon laquelle les consommateurs supposeraient à tort que les marques dans l’espace virtuel sont liées à des marques « réelles ».
Les décisions de l’USPTO n’étant pas encore définitives, il reste à voir si les mêmes objections seraient soulevées concernant des marques moins connues – qui pourraient avoir plus de difficultés devant l’USPTO et d’autres offices de propriété intellectuelle. Par conséquent, les propriétaires de marques ne devraient pas seulement se fier à leur marque enregistrée dans le « monde réel », mais aussi étendre de manière proactive la portée de la protection des marques en couvrant l’utilisation virtuelle.
Même si les décisions Prada et Gucci ne sont contraignantes que pour l’USPTO – dont la pratique et la législation diffèrent sensiblement du droit communautaire et de celui des différents États membres de l’UE – elles constituent un signal positif indiquant que les marques « réelles » peuvent être protégées dans des environnements virtuels. En conséquence, l’EUIPO est susceptible d’adopter la même position que l’USPTO, compte tenu de l’approche similaire des deux offices pour réglementer ces nouvelles technologies. Si l’EUIPO considère que les produits et services ne sont pas identiques ou similaires ou qu’il n’y a pas de risque de confusion, les marques de luxe auraient toujours une défense basée sur les marques réputées.
D’un point de vue européen, pour les marques de mode moins connues, il pourrait être possible pour le propriétaire de la marque d’alléguer une plainte pour publicité mensongère, violation du droit d’auteur, concurrence déloyale ou parasitisme afin de démontrer que le tiers a cherché à profiter des investissements du propriétaire de la marque de manière injustifiée.
La meilleure défense pour les propriétaires de marques est de reconnaître l’importance de l’enregistrement de leurs marques (couvrant à la fois les utilisations réelles et virtuelles), de la mise en place d’une stratégie de police robuste et de la fixation de conditions de licence et d’utilisation appropriées au fur et à mesure de leur développement dans les métavers. Si l’on n’y prend garde, ces questions de marques peuvent donner lieu à un enregistrement opportuniste par des tiers non affiliés, ce qui entraînera la désillusion des consommateurs quant à la façon dont les marchandises virtuelles de marque sont commercialisées.
