Dans le monde numériquement connecté d’aujourd’hui, le nouveau Far West est le « métavers ». Comme dans le monde réel, le métavers contient des aspects civilisationnels clés tels que l’interaction sociale, la monnaie et le commerce, ce qui se traduit par des avantages tangibles dans le monde réel. Selon le site web GlobalData, la valeur du marché mondial des métavers s’élevait à 22,79 milliards de dollars en 2021 et devrait continuer à croître à un taux annuel composé d’environ 40 % par an d’ici 2030.
Les marques entrent dans le métavers
Les vendeurs en ligne utilisent des marques et des objets célèbres dans le métavers comme des biens virtuels ou des NFT, parfois sans autorisation. Souvent, les parties achètent et vendent ces biens numériques en ligne, créant ainsi un marché virtuel pour une représentation d’un bien du monde réel. Ce nouveau marché soulève de nouvelles questions quant à l’application des droits de propriété intellectuelle du monde réel aux produits du métavers.
Dans une affaire portée devant le Southern District of New York en 2022, Hermès International v. Rothschild, l’artiste numérique Mason Rothschild a créé et vendu en ligne des NFT représentant le célèbre sac à main d’Hermès, le Birkin. Rothschild a appelé sa collection de sacs à main virtuels « MetaBirkins » et en réponse, Hermès, en tant que propriétaire de la marque, a poursuivi Rothschild pour contrefaçon et dilution de marque. Alors que les tribunaux appliquent généralement le test du « risque de confusion » du Lanham Act à de telles plaintes, Rothschild a invoqué la protection d’un test différent, appelé le test de Rogers.
Créé par la Cour d’appel du 2ème circuit américain (Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2nd Cir. 1989)), le test Rogers est apparu dans un procès intenté par la célèbre danseuse Ginger Rogers contre le producteur d’un film intitulé « Ginger and Fred » dans lequel elle invoquait des violations du Lanham Act à ses droits de common law de publicité et de vie privée. Le tribunal de Rogers a rejeté ses demandes, estimant que l’utilisation de marques contenant un contenu artistique – c’est-à-dire un titre de film – n’est pas soumise à la loi Lanham parce que l’expression artistique n’est pas commerciale et que la marque est « inextricablement liée » au produit lui-même. Selon Rogers, la loi Lanham ne s’applique que si l’œuvre n’a « aucun rapport artistique avec l’œuvre sous-jacente » ou « induit explicitement en erreur quant à sa source ».
Dans l’affaire Hermès, Rothschild a allégué que les « MetaBirkins » constituaient une représentation créative et artistique susceptible de bénéficier d’une protection accrue au titre du premier amendement en vertu du test Rogers, ce qui rendait inapplicable le « test du risque de confusion ». L’affaire Hermès a récemment survécu à une motion de rejet parce que, bien que le test Rogers soit applicable, les déclarations de Rothschild étaient suffisantes pour démontrer que son utilisation pouvait être explicitement trompeuse quant à la source de l’œuvre et donc une violation des lois sur les marques.
Par exemple, la plainte allègue que Rothschild a déclaré que ses MetaBirkins étaient destinés à « rendre hommage au sac à main le plus célèbre de Herm[è]s, le Birkin », et qu’il « voulait voir, à titre expérimental, s'[il] pouvait créer le même type d’illusion que [le sac Birkin] a dans la vie réelle en tant que produit numérique ».
Plus récemment, le Central District of California, dans l’affaire Yuga Labs, Inc. v. Ripps,et al., 2022 WL 18024480 (C.D. Cal. 16 déc. 2022), a jugé que le test Rogers pouvait ne pas s’appliquer aux contrefacteurs de NFT lorsque leur objectif premier est commercial. Dans cette affaire, le défendeur, Ryder Ripps, a créé des NFT en utilisant les marques de commerce de la collection de NFT de Yuga Labs, Bored Ape Yacht Club (« BAYC »).
Le tribunal a rejeté la demande de rejet de Ripps, estimant que le test Rogers ne s’appliquait pas car les NFT de Ripps n’exprimaient pas « une idée ou un point de vue ». Au contraire, les NFT de Ripps pointaient vers les marques de BAYC, les utilisant dans le cadre des propres « activités commerciales de Ripps… pour vendre des produits contrefaits ».
Le tribunal a également estimé que « même si Rogers était applicable, l’utilisation par Ripps des marques de BAYC était explicitement trompeuse car les marques étaient utilisées sur les mêmes marchés pour identifier et vendre des ENF portant exactement les mêmes images que les ENF de BAYC [protégées] sans ajouter aucun contenu expressif ». Ces décisions pourraient donner le ton en identifiant les limites d’utilisation des marques pour les NFT.
Alors que la décision Rogers était initialement limitée aux titres de films, les tribunaux ont diversement étendu son application aux livres, aux chansons, aux jeux vidéo et même aux articles commerciaux tels que les jouets pour chiens, avec une expansion particulière dans la 9e Cour d’appel du circuit américain. L’étendue de son champ d’application est maintenant en question devant la Cour suprême des États-Unis. Bien que les biens virtuels posent des problèmes différents de ceux des biens physiques, la façon dont les tribunaux déterminent la portée du test Rogers sera déterminante pour l’analyse des NFT.
Jack Daniel’s à la Cour suprême des États-Unis
La Cour suprême des États-Unis, dans l’affaire Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC, examinera l’applicabilité du test de Rogers au droit des marques et déterminera quand il convient de conférer une protection accrue du Premier amendement aux infractions potentielles.
Dans Jack Daniel’s, VIP vendait un jouet à mâcher pour chiens ayant la forme de la célèbre bouteille de liqueur de Jack Daniel’s. Son étiquette représentait un épagneul aux grands yeux au-dessus des mots « Bad Spaniels, the Old No. 2, on your Tennessee Carpet ». Au bas du jouet Bad Spaniels, on pouvait lire : « 43% POO BY VOL. » et « 100% SMELLY », le jouet indiquant explicitement qu’il n’est pas affilié à la distillerie Jack Daniel (voir une comparaison côte à côte, ci-dessous, présentée dans la pétition de 2022) :
Jack Daniel’s a exigé que VIP cesse de vendre le jouet à mâcher Bad Spaniels. VIP a répondu en intentant une action devant un tribunal de district de l’Arizona pour obtenir un jugement déclaratoire selon lequel le nom Bad Spaniels ne porte pas atteinte aux droits de marque ou ne les dilue pas, conformément au test de Rogers.
L’affaire a connu des hauts et des bas en appel, mais récemment, le 9e circuit a jugé (1) que le test de Rogers s’applique (c’est-à-dire que le produit comprend un discours expressif sous la forme d’une parodie humoristique), et (2) qu’il n’y a pas eu dilution de marque parce que le discours protégé relève d’une exception à la dilution de marque en tant que discours non commercial, estimant qu' »il fait plus que proposer une transaction commerciale […] ».
Certains des mémoires d’amicus curiae dans la procédure devant la Cour suprême soutiennent que le jouet à mâcher Bad Spaniels ne devrait pas être qualifié de « parodie ». À la base, une parodie doit utiliser l’œuvre d’autrui pour commenter la substance de la composition originale. Mais si l’œuvre accusée n’a aucun rapport critique avec la substance ou le style de la composition originale, la prétention du défendeur à l’équité en empruntant l’œuvre d’un autre diminue, voire disparaît complètement. En bref, sans parodie, la nature commerciale de l’utilisation devient plus importante.
Dans le contexte du jouet à mâcher de VIP, certains amici soutiennent que même si le jouet peut contenir un message « humoristique » sur le fait qu’un chien est « 100% SMELLY » ou qu’il met « le vieux numéro 2 sur votre tapis Tennessee », il ne transmet aucun commentaire sur le produit Jack Daniel’s original. Sans le commentaire requis, la Cour suprême pourrait considérer que Bad Spaniels n’est pas une parodie. Dans les métavers, des questions similaires se poseront pour savoir si les nouvelles œuvres sont artistiques ou parodiques, l’étendue du test Rogers étant essentielle pour résoudre ces questions.
Toutefois, même si l’œuvre n’est pas parodique, la question de savoir si le jouet à mâcher transmet un message expressif non commercial demeure. Bien que Rogers ait lui-même averti que son test ne couvre pas les « produits commerciaux ordinaires », la décision du 9e circuit dans l’affaire Jack Daniel’s semble avoir pris cet avertissement à la légère, en élargissant le champ d’application de la doctrine Rogers, qui ne couvre plus les œuvres artistiques (par exemple, les films, les livres) mais un jouet à mâcher, que l’on peut considérer comme un produit commercial ordinaire.
Dans de nombreux cas, les produits dans les métavers posent le même problème : le produit fait-il une déclaration sur la marque originale ou est-il utilisé pour exploiter le fonds de commerce du titulaire de la marque pour son propre produit commercial ordinaire ?
Une situation similaire à celle de Jack Daniel’s s’est produite dans le deuxième circuit, avec un résultat exactement opposé. Dans l’affaire Harley Davidson, Inc. v. Grottanelli, 164 F.3d 806 (2d Cir. 1999), le défendeur possédait un atelier de réparation de motocyclettes appelé « The Hog Farm », qui effectuait l’entretien des motocyclettes Harley-Davidson. L’atelier de réparation utilisait le logo Harley-Davidson, sauf que le logo (1) comprenait le dessin d’un cochon portant des lunettes de soleil, et (2) remplaçait les mots « Harley-Davidson » par « American Made » et un avertissement indiquant que le défendeur était un « concessionnaire non autorisé ».
Comme dans le cas du jouet à mâcher Bad Spaniels – qui ressemblait à la bouteille de Jack Daniel’s mais contenait autre chose – le défendeur dans l’affaire Harley-Davidson a également essayé d’utiliser des parties de la marque du propriétaire d’une marque pour transmettre son propre message humoristique. Mais dans cette affaire, le 2e circuit a rejeté l’argument selon lequel la marque prétendument humoristique pouvait bénéficier d’une protection renforcée, estimant au contraire que la marque n’était pas une parodie parce qu’elle ne faisait aucun commentaire sur le produit de Harley-Davidson mais l’utilisait plutôt pour promouvoir les propres services du défendeur.
Dans l’affaire Jack Daniel’s, les questions clés seront de savoir si Bad Spaniels peut être considéré comme une parodie selon Rogers et si l’exception non commerciale au droit des marques s’applique. Ces mêmes questions seront également essentielles pour déterminer si les marques utilisées dans les métavers sont contrefaites ou diluent le fonds de commerce du titulaire de la marque.
Impact sur la protection des marques dans les métavers
La décision Jack Daniel’s pourrait avoir de vastes répercussions sur les utilisations des marques, y compris dans le monde virtuel. Si la Cour confirme une vision large du test de Rogers, les marques célèbres pourraient se retrouver avec un recours limité pour défendre leurs marques contre des utilisations confuses mais « expressives » dans le monde physique et virtuel.
À l’inverse, si le test Rogers est interprété de manière restrictive, les droits des propriétaires de marques seront renforcés. Par exemple, si la Cour suprême adopte la position de l’International Trademark Association (dans son mémoire d’amicus curiae), elle pourrait définir une « œuvre expressive » comme « les produits dont la fonction principale est l’expression artistique ». Cette définition s’apparente à celle initialement évoquée dans l’affaire Rogers, c’est-à-dire lorsque les « éléments artistiques et commerciaux des titres sont inextricablement liés. »
Les décisions récentes des tribunaux de district dans les affaires Hermès et Yuga Labs fournissent d’autres indices sur la manière dont le test Rogers peut être interprété, en se concentrant sur la nature de l’activité commerciale sous-jacente et en examinant l’intention du contrefacteur, par exemple si ses actions étaient explicitement trompeuses. Ces décisions des tribunaux de district soulignent le rôle de l’intention du contrefacteur dans la détermination de la responsabilité.
L’affaire Jack Daniel’s est à suivre, car elle aura un impact sur la manière dont les tribunaux interprètent les lois sur les marques en ce qui concerne leur utilisation sur les biens et services numériques dans les métavers.
