La portée de la protection des marques pour les produits et services physiques étant bien acceptée et comprise, la mesure dans laquelle les marques peuvent être en mesure de protéger les actifs numériques, tels que les jetons non fongibles (NFT)1 liés à l’art numérique ou aux produits physiques, reste largement une question ouverte. En particulier, les questions juridiques concernant les NFT soulèvent des problèmes intéressants qui n’ont pas encore trouvé de réponse, notamment en ce qui concerne l’étendue de la protection et l’applicabilité des marques enregistrées existantes dans un environnement virtuel. Cela est d’autant plus vrai que la jurisprudence est insuffisante et que la réforme de l’environnement réglementaire nécessaire pour clarifier ces questions dans les métavers a pris du retard2.
En Australie, les tribunaux n’ont pas encore eu l’occasion d’examiner la question de savoir si les enregistrements de produits et services physiques du monde réel, s’étendent aux produits et services « virtuels », ou si ces produits peuvent être considérés comme identiques ou similaires aux fins de la contrefaçon de la marque. Toutefois, un nombre croissant d’affaires juridiques, bien que dans des juridictions étrangères, semble susceptible de jeter davantage de lumière sur l’étendue de la protection des marques dans ce monde numérique et de contribuer à façonner le droit futur en Australie.
Dans un litige opposant Nike Inc. (Nike) et StockX LLC (StockX) devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, Nike a fait valoir une violation de la marque pour la promotion et la vente non autorisées de NFT frappés par StockX qui utilisent la marque Nike dans des rendus numériques de baskets Nike. StockX est une place de marché d’objets de collection et décrit sa mission comme étant de « fournir un accès aux articles les plus convoités du monde de la manière la plus intelligente possible », notamment des baskets, des vêtements, des cartes à collectionner et des accessoires en édition limitée. Nike prétend que StockX vend ces NFT à des consommateurs qui croient à tort qu’elles sont autorisées par Nike. Vous trouverez ci-dessous des reproductions des NFTs Vault illustrées dans la plainte de Nike.
Les marques en question revendiquées par Nike comprennent la marque verbale américaine « NIKE » #97095855 et le tick américain Nike #97095944. Selon Nike, « reconnaissant de première main l’immense valeur des marques de Nike, StockX a choisi d’entrer en concurrence sur le marché des NFT non pas en prenant le temps de développer ses propres droits de propriété intellectuelle, mais plutôt en faisant du parasitisme flagrant, presque exclusivement, sur le dos des célèbres marques de Nike et du fonds de commerce associé ». StockX a répondu en disant qu’il s’agissait d’une « caractérisation erronée du service que StockX offre à travers son expérience NFT » et que les NFTs frappés représentent la preuve de la propriété d’actifs physiques qui peuvent être facilement échangés contre les chaussures physiques associées stockées dans une installation StockX. En substance, la défense de StockX est que les NFT sont une « clé » pour accéder à un bien physique stocké plutôt que des « produits virtuels » eux-mêmes.
Il est intéressant de noter que, dans ce litige, les marques en question revendiquées par Nike ont été déposées dans des catégories telles que « [d]es produits virtuels téléchargeables, à savoir des programmes informatiques présentant des chaussures » et « [d]es services de magasins de détail présentant des produits virtuels, à savoir des chaussures ». Plusieurs autres marques bien connues, telles que Gucci, Ralph Lauren, Valentino, Marc Jacobs et Alexander McQueen ont déposé des marques en conséquence. Une stratégie similaire est de plus en plus adoptée en Australie, plusieurs propriétaires de marques choisissant de déposer des demandes dans la classe 9 (appareils et logiciels informatiques et scientifiques), la classe 35 (services de détail, d’affaires et de publicité), la classe 41 (services de divertissement) et/ou la classe 42 (services scientifiques et technologiques) pour des catégories telles que les « matériaux numériques » et les « biens virtuels téléchargeables » comme protection future des biens et services virtuels dans le métavers. Et ce, bien que le système de classification australien ne soit pas encore totalement adapté à l’évolution de l’expérience du consommateur dans le métavers et le Web3.
Une autre affaire intéressante concerne le litige entre la maison de création de luxe Hermès of Paris, Inc. (Hermès) et Mason Rothschild, également devant le tribunal de district américain du district sud de New York, pour contrefaçon de la célèbre marque BIRKIN (et autres causes d’action). Le litige découle de la frappe par M. Rothschild de 100 NFT liés à la représentation d’un sac numérique Hermès BIRKIN recouvert de fausse fourrure et de motifs, de pois et d’œuvres d’art telles que la Joconde et la Nuit étoilée de Van Gogh. Vous trouverez ci-dessous des reproductions des sacs à main « MetaBirkin » de M. Rothschild illustrés dans la plainte Hermès.
Hermès affirme que l’utilisation par M. Rothschild de « MetaBirkin » porte atteinte à la marque BIRKIN en ajoutant le préfixe générique « meta » pour désigner « de faux produits Hermès dans le métavers », plusieurs consommateurs croyant à tort qu’Hermès était affiliée aux NFT MetaBirkin. La défense de M. Rothchild s’articule autour de l’affirmation selon laquelle le premier amendement de la Constitution américaine lui donne « le droit de créer et de vendre des œuvres d’art représentant des sacs Birkin, tout comme Andy Warhol avait le droit de créer et de vendre des œuvres d’art représentant des boîtes de soupe Campbell » et que lui et ses NFT « MetaBirkin » ont inclus la clause de non-responsabilité suivante au bas de son site web : « Nous ne sommes pas affiliés, associés, autorisés, approuvés par, ou de quelque manière que ce soit officiellement liés à HERMÈS [sic], ou à l’une de ses filiales ou de ses sociétés affiliées », afin d’éviter tout risque de confusion quant à sa relation avec Hermès.
Dans une motion de rejet interlocutoire (qui a été rejetée le 5 mai 2022), la Cour a analysé les arguments avancés par Hermès en matière de contrefaçon de marque et a estimé que les NFT « MetaBirkin » étaient qualifiées d’œuvres artistiques et qu’elles étaient donc soumises au test Rogers v. Grimaldi du Second Circuit pour mettre en balance la liberté d’expression et les droits de marque. Dans un cas de première impression, la Cour a jugé que les images « MetaBirkin » étaient des œuvres artistiques même si elles étaient liées à des TNF :
« Parce que les NFT sont simplement des codes indiquant l’emplacement d’une image numérique et authentifiant l’image, l’utilisation de NFT pour authentifier une image et permettre une revente et un transfert ultérieurs traçables ne fait pas de l’image une marchandise sans protection au titre du premier amendement, pas plus que la vente de copies numérotées de peintures physiques ne ferait des peintures des marchandises aux fins de Rogers. »
Bien que l’affaire repose essentiellement sur le droit américain et la protection du premier amendement en vertu de la Constitution américaine, elle devrait permettre de déterminer si les marques du monde réel sont effectivement applicables dans un contexte virtuel et à la lumière des technologies émergentes. Il convient également de noter qu’Hermès n’avait pas déposé de demande spécifique dans les classes généralement utilisées en relation avec les métavers et le Web3, et l’affaire permettra d’examiner dans quelle mesure les protections peuvent s’étendre à d’autres classes même si elles ne sont pas revendiquées.
Les affaires Hermès et Nike auront probablement un impact considérable sur le marché des marques nationales, d’une manière ou d’une autre, et il sera intéressant de voir comment les tribunaux américains s’attaqueront à certains des nouveaux problèmes juridiques que posent les marques nationales. Une telle jurisprudence peut aider à l’interprétation probable devant les tribunaux australiens lorsque seront déterminées les infractions à l’article 120(2) de la loi sur les marques de 1995 (Cth) pour les produits et services étroitement liés et à l’article 120(3) pour l’usage de produits et services non liés. Espérons que dans un avenir proche, les tribunaux australiens auront une occasion similaire de s’attaquer à l’interaction entre les NFT et les droits de propriété intellectuelle australiens.
Une nouvelle réglementation se profile
Compte tenu de la prolifération des NFT dans plusieurs cas d’utilisation, il semblerait que l’appétit pour une réglementation (et une taxation) accrue des crypto-monnaies et des jetons occupera les régulateurs en 2023. Il y a clairement une dynamique de changement législatif en cours et cela pourrait bien s’étendre à la réforme du système de classification australien des marques en réponse à l’évolution de l’expérience des consommateurs dans les métavers et le Web3. Les propriétaires de marques et les autres parties intéressées seraient bien placés pour rester attentifs à l’évolution du paysage à mesure que ces réformes se déroulent.
