Mais dans le métavers, où les biens et services virtuels peuvent être facilement copiés et distribués, il peut être plus difficile de faire respecter la protection des marques.
Si ces termes ne vous sont pas familiers, nos articles intitulés « L’application de la marque dans le métavers – le moment est-il venu de la repenser ? » et « Belle classification : produits virtuels et NFT » contiennent des informations utiles (voir « liens utiles » en haut de la page 03).
Pour rappel, le métavers est un terme collectif désignant des mondes d’expérience numériques en 3D dans lesquels les gens se retrouvent pour jouer, faire des achats, rencontrer des collègues ou assister à des concerts. On s’attend à ce qu’il atteigne un milliard de personnes d’ici la fin des années 2020. Le potentiel du marché est immense : le secteur des métavers devrait représenter 800 milliards de dollars dès 2024. Il est probable qu’il y aura des marchés virtuels 3D en ligne avec des avatars personnalisables consommant presque tous les biens et services que nous utilisons également dans le monde réel, des vêtements virtuels à l’éducation et aux événements sociaux. Grâce aux jetons non fongibles (NFT), les objets numériques peuvent être attribués de manière unique à un propriétaire. Ils représentent une nouvelle forme d’acte numérique qui s’appuie sur la technologie blockchain et, entre autres, fournit une preuve de propriété et de provenance de l’actif numérique sous-jacent.
Enregistrement
Les entreprises peuvent encore prendre certaines mesures pour protéger leur marque dans le métavers. L’une d’entre elles consiste à enregistrer les marques pour les objets virtuels. Les marques sont divisées en 45 classes de produits ou de services. En conséquence, l’étendue de leur protection est déterminée. Cependant, la classification n’est pas toujours facile dans le métavers en raison de sa nature vague et du manque de clarté sur la nature des actifs numériques et des services connexes, qui peuvent ne pas avoir d’équivalents dans le monde réel. En outre, on ne sait toujours pas si les enregistrements de biens physiques protégeront également contre les imitations virtuelles.
En raison du nombre croissant de demandes de marques déposées auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) avec des termes relatifs aux « biens virtuels » et aux « jetons non fongibles (NFT) », l’EUIPO a publié des lignes directrices initiales sur la classification. Les biens virtuels et les NFT doivent être traités comme des contenus ou des images numériques (classe 9). Les services liés à ces biens doivent être traités conformément à la pratique établie pour la classification des services.
Dans la dernière édition (12e) de la classification de Nice, qui a pris effet le 1er janvier 2024, le terme « fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) » a été inclus dans la classe 9 ainsi que dans certaines autres classes mises à jour, à savoir :
classe 25 : » vêtements authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) »
classe 35 : « Services de vente au détail de fichiers d’images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) » ; et
classe 42 : « Fourniture en ligne de logiciels informatiques non téléchargeables pour la frappe de jetons non fongibles (NFT) ».
Dans ce contexte, il convient de garder à l’esprit que les termes « biens/services virtuels » et « NFT » ne sont pas suffisamment clairs lorsqu’ils sont utilisés seuls. Le terme « biens virtuels » doit donc être précisé par sa fonction, sa finalité et sa nature, en indiquant le contenu auquel le bien virtuel se rapporte (par exemple, un bien virtuel téléchargeable, à savoir un vêtement virtuel). De même, les « services virtuels » doivent être précisés en fonction de la nature et de la finalité du service, en tenant compte de son impact dans le monde réel (par exemple, services de simulation de voyage fournis dans des environnements virtuels à des fins de divertissement). Pour les NFT, le type d’élément numérique authentifié par un NFT doit être spécifié. Pour illustrer cela, veuillez consulter les exemples de classification dans le tableau ci-dessous.
Les leaders dans ce contexte sont les plateformes de jeux en ligne telles que Roblox, Fortnite et Second Life, où les joueurs peuvent expérimenter la vie à travers un avatar personnalisé en 3D, porter leurs marques préférées et acheter des tenues numériques dans des magasins virtuels. De grandes marques de mode (Nike, Gucci, Balenciaga, etc.) ont découvert ce nouveau marché et collaborent avec des plateformes de jeux pour proposer des vêtements numériques pour les avatars. Nike, par exemple, a introduit son mini-jeu virtuel « Nikeland » sur Roblox et gère son propre magasin d’articles virtuels sur la plateforme de jeu.
Protection et application dans le métavers
Outre l’enregistrement des marques, les propriétaires de marques doivent être vigilants et surveiller le métavers pour détecter d’éventuelles infractions. Il s’agit notamment de surveiller les sites web, les comptes de médias sociaux et les autres plateformes et marchés en ligne qui utilisent des signes similaires prêtant à confusion dans le monde virtuel. La plupart de ces plateformes de jeux, tout comme les marchés en ligne traditionnels, proposent des mécanismes de signalement et de retrait des infractions aux droits de propriété intellectuelle.
Mais une chaussure ou un sac à main virtuel est-il une chaussure ou un sac à main (physique) qui constituerait une contrefaçon de marque ? Hermès a été confrontée à une situation où un créateur numérique vendait plus de 100 « métavers » virtuels, inspirés de son célèbre sac Birkin, sur une place de marché métavers. N’ayant pas étendu la protection de sa marque aux produits virtuels, elle a néanmoins obtenu gain de cause dans la première décision de fond rendue aux États-Unis sur l’étendue de la protection des marques dans le monde virtuel (Hermès International v Mason Rothschild, Case 1:22-cv-00384-JSR). L’utilisation a été reconnue comme une violation des droits de la marque Hermès pour les produits physiques.
Pour en revenir à l’UE, et en l’absence de jurisprudence, il existe des arguments en faveur des deux parties, et peut-être de meilleurs arguments en faveur de l’hypothèse selon laquelle les biens virtuels et les biens physiques correspondants peuvent être reconnus comme étant concurrents ou complémentaires et donc similaires au point de prêter à confusion, même si le titulaire de la marque n’est pas encore actif dans les métavers.
Néanmoins, les titulaires de marques notoires semblent être dans une meilleure position puisque la protection de la marque n’est pas limitée à l’usage du signe pour des produits similaires : les droits peuvent être invoqués sur la base de l’exploitation de la réputation et de la dilution. Toutefois, les mêmes questions se posent, à savoir si les marques peuvent tirer parti de leur réputation dans le monde réel pour des biens et services virtuels (ce à quoi il convient de répondre par l’affirmative).
En ce qui concerne la protection et l’application des marques dans les métavers, il convient d’être prudent sur un point particulier, à savoir le territoire concerné (État membre de l’UE). La portée des marques nationales dans l’univers virtuel sans frontières n’est pas encore claire. Dans une décision récente, le Tribunal (13/07/2022, T-768/20, The standard (fig.), EU:T:2022:458) a fourni des indications supplémentaires et a jugé que seul le lieu d’usage de la marque est pertinent (y compris la publicité et l’offre de vente) et non le lieu de fourniture des produits/services. Dans l’environnement numérique, il sera crucial que les produits/services virtuels, même s’ils sont fournis « à l’étranger » dans les métavers, ciblent les consommateurs de l’UE, et que la publicité et l’offre de vente aient lieu sur le territoire concerné.
En résumé
Les entreprises peuvent protéger leurs marques dans le monde virtuel, même si les produits ou services ne sont pas physiques. Toutefois, dans l’état actuel des choses, un certain nombre de questions restent sans réponse en ce qui concerne l’application des marques protégeant des biens réels contre une utilisation non autorisée dans le monde virtuel.
Les entreprises ne devraient pas se précipiter pour déposer des marques couvrant des biens virtuels lorsqu’elles n’ont pas vraiment l’intention d’utiliser leur marque en ligne de cette manière. Toutefois, lorsqu’elles prévoient de l’utiliser dans l’univers virtuel, ou qu’elles veulent prévenir des infractions potentielles, le métavers doit faire partie de leur stratégie en matière de marques. Il est essentiel de revoir la portée territoriale du portefeuille de marques existant et d’étendre la protection de la marque aux produits et services virtuels. En outre, les titulaires de marques doivent prendre des mesures proactives pour surveiller et faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle, notamment en surveillant les places de marché et les applications de tiers.
