Les questions de propriété intellectuelle liées aux métavers, aux technologies de la blockchain et aux crypto-actifs continueront d’être un point d’attention important pour les titulaires de droits et les entreprises qui entrent ou se développent dans cet espace en pleine évolution en 2023. Deux procès liés aux métavers et aux NFT ont occupé le devant de la scène l’année dernière, et leurs résultats sont désormais très attendus : Le procès d’Hermès sur les NFT MetaBirkins et le procès de Nike contre StockX.
Hermès contre Rothschild
Hermès a intenté un procès à l’artiste Mason Rothschild pour son utilisation des marques BIRKIN dans le cadre de ses NFT MetaBirkins, en invoquant la contrefaçon de marque et la dilution. Rothschild a fait valoir que les plaintes devaient être rejetées sur la base de l’arrêt Rogers v Grimaldi et de la jurisprudence ultérieure indiquant que les images numériques des sacs sont des œuvres d’art et bénéficient d’une protection en vertu du premier amendement. Toutefois, Hermès a soutenu que la vente des NFT était purement commerciale et que l’arrêt Rogers était par conséquent inapplicable.
En mai 2022, la US District Court for the Southern District of New York a estimé que les MetaBirkins NFT de Rothschild étaient des images numériques susceptibles de constituer une forme d’expression artistique, ce qui signifie qu’elles avaient droit à la protection du premier amendement et que l’arrêt Rogers s’appliquait. Toutefois, le tribunal a rejeté la requête en irrecevabilité de Rothschild, Hermès ayant suffisamment allégué que son utilisation des MetaBirkins n’avait aucun rapport artistique avec l’œuvre sous-jacente ou, même si elle en avait un, qu’elle induisait explicitement en erreur quant à la source ou au contenu de l’œuvre.
L’affaire a été jugée et le jury a conclu que Rothschild était responsable de contrefaçon de marque, de dilution de marque et de cybersquattage, et a accordé des dommages-intérêts à Hermès. Depuis le verdict, Hermès a demandé au tribunal d’ordonner à Rothschild de cesser d’utiliser la marque Birkin et de transférer à Hermès le nom de domaine MetaBirkins, ainsi que ses revenus provenant de la vente des jetons.
À retenir
Le verdict rendu dans cette affaire montre que les propriétaires de marques peuvent potentiellement se protéger contre l’émission et la vente non autorisées de NFT utilisant leurs marques ou leurs dessins, même lorsqu’ils sont confrontés à une défense fondée sur le premier amendement.
Nike contre StockX
En février 2022, Nike a intenté une action en revendication de marque après que StockX, une société qui revend des chaussures de sport, a annoncé qu’elle utiliserait des NFT pour permettre aux acheteurs de suivre la propriété des produits physiques revendus sur la plateforme StockX et d’en confirmer l’authenticité. StockX a fait valoir que son utilisation de marques tierces figurant dans les NFT était protégée par la doctrine de la première vente. Nike a rétorqué que les NFT étaient des produits numériques distincts ayant une valeur indépendante et que StockX profitait de la propriété intellectuelle de Nike.
A retenir
Les questions soulevées dans l’affaire Nike contre StockX pourraient façonner le paysage de la propriété intellectuelle en ce qui concerne les NFT, la distinction juridique entre les NFT et les actifs physiques et l’utilisation des marques en relation avec les œuvres créatives.
En particulier, les créateurs pourraient devoir prendre davantage de précautions lorsqu’ils lancent des NFT d’autres produits.
Traitement par l’USPTO des demandes d’enregistrement de marques liées aux métavers et aux NFT
Les marques se sont précipitées à l’USPTO pour déposer des demandes de marques en relation avec des environnements métavers et des actifs numériques, y compris des NFT. L’examen de ces demandes par l’USPTO et les descriptions approuvées à ce jour fournissent des indications sur les points suivants
la manière dont l’office peut classer ces produits et services ;
la manière dont les refus relatifs à la probabilité de confusion peuvent être émis en ce qui concerne les produits et services numériques par rapport aux produits et services terrestres ; et
ce qui fait qu’une marque est simplement descriptive des produits et services liés aux métavers.
Les enseignements actuels
En règle générale, les produits virtuels semblent relever de la classe 9, mais il peut être nécessaire de clarifier davantage la nature des produits (par exemple, l’expression « produits virtuels » à elle seule est trop vague). Pour les NFT, il est également essentiel que le demandeur précise le type d’objet numérique authentifié.
L’USPTO a notamment évalué la probabilité de confusion :
les cartes à collectionner numériques (classe 9) liées à des jeux de cartes physiques (classe 28) ;
les services d’événements traditionnels de la classe 41, qui englobent vraisemblablement les événements virtuels ; et
les services de magasins de détail de vêtements virtuels dans des mondes virtuels (classe 35) liés aux vêtements traditionnels (classe 25).
En ce qui concerne le caractère descriptif, l’USPTO a enregistré METAJACKET en classe 9 pour des « produits virtuels téléchargeables, à savoir des articles d’habillement, notamment des vestes », mais a contesté la marque CYBERSNEAKER en tant que descriptive pour des « produits virtuels téléchargeables » en classe 9.
Défis et opportunités
Les questions liées à l’application des droits de marque en ce qui concerne les noms de domaine blockchain sont essentielles pour surveiller les parties dans cet espace.
Les noms de domaine de blockchain renvoient à une adresse sur une blockchain et sont souvent utilisés comme adresses abrégées pour l’envoi et la réception d’actifs cryptographiques. Actuellement, ces domaines fonctionnent en dehors des systèmes de noms de domaine de l’ICANN et ne sont pas soumis aux nombreuses règles et exigences des noms de domaine traditionnels.
L’utilisation de noms de marque dans des domaines de blockchain ou en tant que tels peut créer une confusion chez les consommateurs et entraîner la perte d’actifs cryptographiques en raison de cette confusion. Sur la base du système actuel, les marques devront probablement choisir entre tenter de travailler avec certaines places de marché pour mettre fin à l’utilisation et à l’enregistrement de domaines en infraction et sécuriser rapidement les noms de domaine de la blockchain avant les utilisateurs potentiels de mauvaise foi.
Il est également essentiel que les marques et les propriétaires d’entreprises tiennent compte des considérations liées au droit de publicité pour les avatars virtuels. Le droit de publicité fait référence au droit d’une personne de contrôler l’utilisation commerciale de son nom, de son image et de sa ressemblance. Mais comment une personne connue peut-elle empêcher d’autres personnes d’usurper son image dans des environnements virtuels ? Et, à l’inverse, si un personnage virtuel devient méta-célèbre, un individu a-t-il le droit de protéger l’image de son avatar ?
Enfin, il est essentiel de suivre de près l’étude conjointe de l’US Copyright Office et de l’USPTO concernant les questions de droit des marques, des brevets et des droits d’auteur et de politique découlant de l’utilisation des NFT. Bien que l’étude soit en cours, ses résultats fourniront probablement des indications sur l’orientation des lois et des protections en matière de propriété intellectuelle pour les NFT et les métavers de manière plus générale.
