Par ordonnance rendue le 20 juillet 2022, le tribunal de Rome a accordé une injonction à Blockeras S.r.l. (« Blockeras »), créateur de TNF représentant des images d’un joueur de football, reproduisant sans autorisation les marques déposées appartenant à l’équipe de football italienne Juventus Football Club S.p.A. (« Juventus »). Il s’agit du premier jugement rendu à ce jour par un tribunal européen, qui considère que la reproduction non autorisée de marques de tiers sous la forme de TNF équivaut à une contrefaçon.
La Juventus est titulaire des marques verbales JUVE et JUVENTUS, ainsi que d’une marque figurative consistant en la signature du maillot noir et blanc avec deux étoiles.
Dans le cadre de ses activités de surveillance, la Juventus est tombée sur » Coin of Champion « , un projet de NFT lancé en 2021 par la plateforme basée sur la blockchain Blockeras, cette dernière ayant frappé, fait de la publicité et proposé à la vente des NFT et d’autres contenus numériques représentant des joueurs de football et comprenant, entre autres, des images représentant lesdites marques de la Juventus, ainsi que l’image de l’ancien joueur italien bien connu Christian Vieri portant son uniforme de la Juventus.
Les NFT ont été vendus via la place de marché NFT Binance entre le 7 avril et le 4 mai 2022. Pendant ce temps, un marché secondaire a décollé où les cartes pouvaient être revendues, donnant droit à des revenus supplémentaires aux créateurs.
Selon les éléments du dossier, 529 cartes représentant l’ancien joueur de la Juventus ont été vendues, dont 68 ont rapporté à Blockeras 35.796,87 $. Vieri a accordé une licence contractuelle à Blockeras pour utiliser son image jusqu’en mars 2024. La Juventus, au contraire, n’a pas donné d’autorisation préalable pour l’utilisation de ses propres marques, et a donc demandé une injonction préliminaire sur la base de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale.
La Cour reconnaît, tout d’abord, que les marques invoquées sont notoires, en raison du fait que la Juventus est l’équipe de football italienne qui a remporté le plus de victoires, tant en Italie qu’à l’étranger. Dans ce contexte, le Tribunal a constaté que Blockeras avait utilisé les marques Juventus dans le commerce et l’avait fait sans motif valable.
Quant à l’argument défensif selon lequel l’enregistrement ne couvrirait pas les produits pour lesquels Blockeras avait utilisé les signes, le Tribunal a conclu que les enregistrements engloberaient également les produits de la classe 9 de la classification de Nice en ce qui concerne les « publications numériques téléchargeables », conformément au fait que la classe susmentionnée doit inclure les « fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] » en vertu de la 12e édition de la classification de Nice, en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
En outre, le Tribunal a noté que la Juventus elle-même avait prouvé être entrée dans le monde des crypto-monnaies et de la blockchain, y compris les NFTs, tout en étant active dans le domaine des crypto games (jeux en ligne basés sur les technologies blockchain et l’utilisation de crypto-monnaies et/ou de NFTs) via des accords avec la start-up de fantasy football Sorare SAS.
Quant à l’utilisation autorisée de l’image du joueur, la Cour a considéré que cela n’excluait pas que Blockeras soit également tenue d’obtenir l’autorisation de la Juventus pour l’utilisation commerciale de ses marques. Ce faisant, la Cour a essentiellement affirmé que les TNF ont une autonomie juridique par rapport aux images ou aux données qui y sont associées, précisant ainsi que l’injonction concernerait tant le contenu numérique, y compris l’image du joueur portant les marques de la Juventus, que les TNF eux-mêmes.
Par ailleurs, l’utilisation des marques de la Juventus ne saurait être justifiée par l’intérêt de la publication de l’image du joueur au regard de sa notoriété au sens de l’article 97 de la loi italienne sur le droit d’auteur, dès lors que la vente des cartes numériques n’a qu’un but commercial et non un but scientifique ou didactique.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a prononcé une injonction préliminaire à l’encontre de Blockeras :
(i) enjoignant « la poursuite de la production, de la commercialisation, de la promotion et de l’offre à la vente, directement et/ou indirectement, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, des NFT (jetons non fongibles) et des contenus numériques visés dans la requête en PI, ainsi que de tout autre NFT (jeton non fongible), contenu numérique ou produit en général portant l’image visée dans la requête en PI, même modifiée, et/ou les marques Juventus en cause, ainsi que l’utilisation de ces marques sous quelque forme et de quelque manière que ce soit », et
(ii) en ordonnant « à la partie défenderesse de retirer du marché et de supprimer de chaque site web et/ou de chaque page d’un site web directement et/ou indirectement contrôlé par elle, sur lesquels ces produits sont proposés à la vente et/ou annoncés, les NFTs (jetons non fongibles) et les contenus numériques qui y sont associés ».
L’ordonnance est désormais définitive, car elle n’a pas fait l’objet d’un appel. Toutefois, les NFTs faisant l’objet de l’injonction du tribunal sont toujours affichés sur des plateformes telles qu’OpenSea, montrant le joueur concerné portant le maillot de la Juventus. Par conséquent, la question de savoir comment ces ordonnances peuvent être effectivement exécutées par les propriétaires de marques reste ouverte, car les créateurs de TNF visés par des requêtes en radiation de contenus numériques illicites hébergés sur leurs serveurs peuvent prétendre ne plus avoir le contrôle des TNF déjà vendus.
Nonobstant ce qui précède, l’augmentation de la popularité et la large diffusion des créations NFT permettront bientôt de soulever davantage de litiges, dans le but de résoudre ce problème et d’autres questions juridiques liées aux jetons non fongibles.
