Depuis le début des années 2020, le terme « métaverse » est devenu un mot à la mode. D’un point de vue non technique, le métaverse peut être largement décrit comme un réseau de mondes virtuels immersifs en 3D qui, entre autres objectifs, cherchent à reproduire le monde physique réel.
Avec la popularité croissante du trading de cryptoactifs à peu près à la même époque, les tokens non fongibles (NFT) ont commencé à émerger comme des outils utiles dans le métaverse. Ils permettent le commerce d’actifs[1] dans le métaverse en représentant des actifs numériques sur une blockchain. Cela facilite le suivi public de la propriété sur les registres de blockchain (agissant comme une vérification de la propriété et de l’authenticité) et a ouvert un nouveau monde de possibilités en termes de monétisation des actifs numériques et du contenu.
Avec ces développements, la protection des marques de commerce, des noms commerciaux et des habillages commerciaux, que ce soit dans le monde physique ou virtuel, est d’une pertinence durable. Les nouvelles méthodes de trading dans le métaverse à l’aide de NFT signifient que les méthodes traditionnelles de protection des marques de commerce et de règlement des litiges en matière de marques de commerce, tout en restant pertinentes, peuvent devoir être utilisées de nouvelles manières créatives, et éventuellement étendues de manière fondée pour offrir une protection adéquate aux titulaires de marques de commerce.
Expansion de la protection traditionnelle des marques de commerce L’Office de la propriété intellectuelle de Singapour (IPOS) a publié sa Circulaire n° 2/2023 intitulée « Pratiques de classification sur les jetons non fongibles (NFT) et les biens/services liés au métaverse » le 10 février 2023,[2] clarifiant les pratiques du Registre des marques commerciales en matière de classification des biens et services pour les NFT et les applications liées au métaverse.
Cela n’est pas unique à Singapour ; de nouvelles classifications ont également été ajoutées à la 12e édition de la Classification de Nice[3] pour couvrir les biens et services liés aux NFT et aux crypto. De même, le Bureau de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni a publié le Guide statutaire PAN 2/23 sur la classification des NFT et des biens et services virtuels fournis dans le métaverse le 3 avril 2023.[4] En particulier, ce guide met en évidence que les NFT ne seront pas acceptés comme un terme de classification seul et que la description devrait se rapporter à l’actif auquel le NFT est lié.
Un problème courant dans la protection traditionnelle des marques de commerce, qui est exacerbé par le métaverse, est la nécessité de rechercher une protection dans plusieurs juridictions. En principe, la protection des marques de commerce est de nature juridictionnelle et un enregistrement de marque accorde au propriétaire un monopole légal de la marque uniquement dans la juridiction d’enregistrement. Dans la protection traditionnelle des marques de commerce, les entreprises sont souvent conseillées d’anticiper et de chercher une protection précoce de leurs marques dans les juridictions où elles exercent leurs activités et dans les juridictions où elles sont susceptibles d’exercer leurs activités futures.
Le métaverse, cependant, vise à être un monde virtuel 3D connecté et sans coutures accessible depuis n’importe où dans le monde physique. Par conséquent, demander des marques de commerce pour les NFT et les biens et services liés au métaverse dans une seule juridiction peut ne pas être adéquat pour offrir une protection satisfaisante. Les entreprises devront peut-être constamment considérer et surveiller si elles doivent étendre leur protection des marques de commerce dans d’autres juridictions où leur activité pourrait gagner en traction dans le monde virtuel (comparé au monde physique), et élaborer des stratégies de protection et d’application multijuridictionnelles. Cela inclut la recherche d’une protection de leurs marques de commerce dans les lieux où les serveurs des entreprises sont situés et dans les marchés cibles où les consommateurs sont familiers avec les marques et les produits de l’entreprise.
Litiges de marques de commerce liées aux NFT et au métaverse Avoir la possibilité de mener des opérations commerciales dans le monde virtuel grâce à la technologie peut sembler une perspective excitante pour de nombreuses entreprises. Cela pourrait signifier un accès accru à une base de clients beaucoup plus large tout en évitant de supporter des coûts potentiellement importants liés à la mise en place d’une présence dans le monde physique. Cependant, l’augmentation de l’accessibilité ne se fait pas sans problèmes – tout comme il est plus facile de mener des opérations commerciales dans le métaverse grâce à la technologie, il est également plus facile pour les contrefacteurs de violer les marques de commerce dans le monde virtuel grâce à la technologie.
La première complication ajoutée à cela est que, dans le monde virtuel, l’anonymat est monnaie courante. Les contrefacteurs peuvent utiliser la technologie pour masquer leur véritable identité et utiliseraient très probablement de fausses informations pour les empêcher d’être suivis.
Les tribunaux singapouriens ont conclu que des procédures légales peuvent être engagées contre des personnes dont l’identité est inconnue au moment du commencement et des ordonnances peuvent leur être accordées.[5] Cependant, les demandeurs devraient décrire les défendeurs inconnus avec suffisamment de précision pour identifier ceux qui sont inclus et ceux qui ne le sont pas. Dans le cas des NFT, de tels défendeurs peuvent être décrits en faisant référence aux portefeuilles qui ont reçu les cryptoactifs, aux pseudonymes utilisés par les défendeurs[6] ou au NFT lui-même (étant donné que chaque NFT est unique).
Les demandeurs peuvent également envisager l’utilisation d’ordonnances Norwich Pharmacal, qui sont des ordonnances judiciaires émises contre des tiers demandant des documents ou des informations pour aider à identifier le contrevenant en question. De telles informations peuvent être demandées auprès des fournisseurs des comptes fournissant l’accès au service du métaverse en question, de l’émetteur du NFT en question ou de la place de marché de NFT affichant le NFT en question. À Singapour, une telle ordonnance peut être demandée avant que les demandeurs n’engagent des poursuites judiciaires.[7]
Contrairement aux tribunaux anglais,[8] les tribunaux singapouriens n’ont pas encore statué sur la possibilité d’obtenir une ordonnance Norwich Pharmacal contre un tiers situé en dehors de Singapour. Il convient cependant de noter que les motifs sur lesquels les tribunaux singapouriens peuvent autoriser la signification de documents judiciaires en dehors de Singapour sont assez larges.[9]
De plus, du temps est nécessaire pour que les propriétaires d’entreprises étendent leur protection par le biais d’enregistrements de marques de commerce. Compte tenu de la rapidité avec laquelle la technologie des NFT et du métaverse se développe, les propriétaires d’entreprises devront très probablement s’appuyer sur les enregistrements de marques de commerce existants pour poursuivre les contrefacteurs de marques de commerce. La question qui se pose alors est de savoir si la portée de l’enregistrement de marque existant serait adéquate pour permettre aux demandeurs de le faire. Bien qu’il n’y ait pas eu de décisions pertinentes à ce jour à Singapour, les demandeurs ont réussi à le faire dans d’autres juridictions.
La Cour de Rome a récemment statué qu’un enregistrement existant pour les « publications électroniques téléchargeables » couvrait la vente de NFT. Juventus Football Club SpA c. Blockeras Srl[10] portait sur l’utilisation des mots « JUVE » et « JUVENTUS », ainsi qu’une marque figurative (un maillot à rayures noires et blanches avec deux étoiles sur la poitrine) par Blockeras dans la production, la commercialisation et la promotion en ligne de NFT. En plus de s’appuyer sur des enregistrements de marques existants, Juventus a réussi à démontrer qu’elle avait été active dans des jeux liés à la blockchain qui avaient utilisé des cryptomonnaies ou des NFT par le biais d’accords avec d’autres parties. Dans ces circonstances, la Cour de Rome a conclu que Blockeras avait violé les marques.
Dans la récente décision américaine Hermès International c. Mason Rothschild (Hermès c. Rothschild)[11], le défendeur, Mason Rothschild, a créé 100 NFT MetaBirkin. Les sacs virtuels, contrairement aux sacs Hermès originaux qui sont généralement en cuir, étaient représentés avec des couvertures en fourrure.[12]
Hermès est célèbre pour ses sacs Birkin. Elle a prétendu être propriétaire de la marque « BIRKIN »,[13] des droits de présentation de la marque dans la conception du sac BIRKIN[14] et de nombreuses marques enregistrées « non limitées à la marque de conception tridimensionnelle ».[15]
Au moment où Hermès a engagé une action contre Rothschild, les marques de Hermès étaient limitées à ses biens physiques ; sa marque verbale « BIRKIN » était enregistrée pour les biens en cuir ou en similicuir, à savoir les sacs ; les sacs à main ; les sacs de voyage ; les sacs à dos ; les porte-monnaie ; les porte-cartes de la nature de porte-monnaie ; les porte-monnaie en cuir ; les étuis de clés en cuir ; les porte-documents ; les malles et les valises, et le signe distinctif était enregistré pour les sacs à main. Il s’est donc posé une question quant à savoir si la protection précédente des biens s’étendait aux biens virtuels. Le jury dans cette affaire n’a pas abordé expressément cette question, mais a déclaré Rothschild responsable.
Bien que les marques de commerce pour les biens et services liés aux NFT et au métaverse devraient être enregistrées autant que possible, si nécessaire, les enregistrements de marques de commerce existants peuvent peut-être être invoqués dans les litiges en matière de marques de commerce à Singapour si la matrice factuelle le permet. Ils peuvent être considérés si les enregistrements de marques de commerce existants sont solides en termes de biens spécifiant des fichiers téléchargeables ou du commerce en ligne et des places de marché. Par exemple, une entreprise exploitant un café physique qui a enregistré ses marques de commerce en vertu de la classe 35 (couvrant le marketing et la publicité en ligne) pourrait peut-être prétendre que la protection de sa marque s’étend à un café virtuel dans le métaverse (ce qui pourrait être considéré comme une forme de marketing et de publicité en ligne).
Il y a une question dans chaque scénario factuel de savoir si un NFT représentant une marque a été utilisé par les défendeurs dans le cadre d’une activité commerciale. À Singapour, les demandeurs cherchant à engager une action contre un contrefacteur de marque doivent montrer que le contrefacteur a utilisé la marque en question dans le cadre d’une activité commerciale (c’est-à-dire comme moyen de distinguer les biens ou services en question quant à leur origine). L’utilisation ne doit pas avoir été à des fins purement décoratives ou simplement pour décrire le produit ou le service en question ou un de ses éléments.[16] À la lumière de cela, la définition légale de l’utilisation dans le cadre d’une activité commerciale est large,[17] couvrant la publicité et toute autre utilisation où la marque n’est pas directement appliquée aux biens.
De plus, à Singapour, les demandeurs dans les procédures de violation de marque doivent montrer que l’utilisation de la marque identique pour des biens ou services similaires, ou les deux, ou que l’utilisation d’une marque similaire pour des biens ou services identiques, ou les deux, donne lieu à une probabilité de confusion de la part du public.[18]
Dans l’affaire Hermès c. Rothschild, Hermès a présenté des preuves montrant que plusieurs magazines de mode (par exemple, Elle et L’Officiel) avaient confondu les NFT MetaBirkins avec « l’incursion d’Hermès sur le marché des NFT »,[19] et la confusion a également été exprimée par les utilisateurs des médias sociaux.[20] Hermès a également présenté des preuves sous forme d’étude menée par son expert pour montrer la confusion réelle.[21]
Les preuves d’enquête peuvent être un outil utile et important que les demandeurs peuvent utiliser pour prouver la probabilité de confusion. Cependant, il est tout aussi important de noter que de telles enquêtes doivent être conçues correctement et menées avec soin. La Haute Cour de Singapour a fourni à cet égard quelques lignes directrices que les demandeurs devraient prendre en compte :
les personnes interrogées dans l’enquête doivent être sélectionnées de manière à représenter la tranche transversale pertinente du public ; la taille de l’enquête doit être statistiquement significative ; l’enquête doit être menée de manière équitable ; toutes les enquêtes menées doivent être divulguées, y compris le nombre d’enquêtes menées, comment elles ont été menées et la totalité des personnes impliquées ; la totalité des réponses données doit être divulguée et mise à la disposition du défendeur ; les questions ne doivent pas être orientées, ni orienter la personne répondant vers un domaine de spéculation qu’elle n’aurait jamais entrepris si la question n’avait pas été posée ; les réponses exactes et non pas une forme abrégée doivent être enregistrées ; les instructions données aux intervieweurs sur la manière de mener l’enquête doivent être divulguées ; et lorsque les réponses sont codées pour une entrée informatique, les instructions de codage doivent être divulguées.[22] Il convient également de garder à l’esprit que les demandeurs peuvent, le cas échéant, également se prévaloir de la protection bien connue des marques de commerce prévue à l’article 55 de la Loi sur les marques de commerce de Singapour de 1998, qui stipule que :
Une marque de commerce bien connue est protégée en vertu du présent article —
que la marque de commerce ait été enregistrée à Singapour ou qu’une demande d’enregistrement de la marque de commerce ait été présentée au registraire ; et que le propriétaire de la marque de commerce exerce ou non une activité commerciale, ou possède ou non une clientèle, à Singapour. …
Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le propriétaire d’une marque de commerce bien connue a droit à une injonction pour restreindre l’utilisation à Singapour, dans le cadre d’une activité commerciale et sans le consentement du propriétaire, de toute marque de commerce qui, ou une partie essentielle de celle-ci, est identique à la marque de commerce du propriétaire ou similaire à celle-ci, en relation avec des biens ou des services, lorsque l’utilisation de la marque de commerce — indiquerait un lien entre ces biens ou services et le propriétaire, et est susceptible de nuire aux intérêts du propriétaire ; ou si la marque de commerce du propriétaire est largement connue du public à Singapour — causerait une dilution de manière déloyale du caractère distinctif de la marque de commerce du propriétaire ; ou profiterait de manière déloyale du caractère distinctif de la marque de commerce du propriétaire. Les demandeurs peuvent se prévaloir de cette disposition même s’ils n’ont pas enregistré une marque de commerce à Singapour (encore moins pour les biens ou les services liés aux NFT ou au métaverse).[23] Le test que la Cour d’appel de Singapour a adopté pour déterminer si une marque de commerce indiquerait un lien entre les demandeurs et les défendeurs intègre un élément de probabilité de confusion et produirait le même résultat que le test appliqué à une action en concurrence déloyale (c’est-à-dire si le défendeur en question avait fait une fausse déclaration au secteur pertinent du public qui conduit ce secteur à se tromper sur la source, et si cette fausse déclaration a résulté ou est susceptible de résulter en des dommages à la clientèle appartenant au demandeur en question).[24]
Problèmes d’exécution dans les litiges de marques de commerce liés aux NFT Une différence significative entre les litiges de marques de commerce traditionnels et les litiges liés à la blockchain est que les cryptoactifs créés à l’aide de la technologie de la blockchain sont gravés dans le registre de manière perpétuelle. La suppression d’un cryptoactif est impossible, contrairement au recours traditionnel de destruction des biens contrefaits.
Les demandeurs peuvent obtenir une ordonnance d’injonction (pour arrêter la violation) ou de remise (c’est-à-dire que les biens contrefaits sont remis au demandeur) dans les litiges de marques de commerce. Cependant, cela peut ne pas être possible pour les NFT, car la suppression d’un NFT qui a été vendu et transféré à un tiers peut être techniquement difficile, voire impossible.
Par conséquent, les demandeurs pourraient envisager des ordonnances alternatives pour demander au tribunal de forcer le défendeur à désactiver ou à retirer l’accès au NFT incriminé. Une telle ordonnance pourrait obliger le défendeur à retirer le NFT de la vente, à ne pas vendre d’autres NFT similaires, à ne pas utiliser la marque de commerce du demandeur pour créer d’autres NFT et à ne pas permettre l’utilisation de la marque de commerce du demandeur dans le cadre d’autres NFT.
Toutefois, obtenir une telle ordonnance nécessiterait probablement des preuves solides que le défendeur a violé la marque de commerce du demandeur. Les demandeurs devraient être en mesure de démontrer que les NFT incriminés ont été vendus et transférés à des tiers. Si le demandeur peut démontrer cela, il peut alors être en mesure de demander au tribunal d’ordonner au défendeur de prendre des mesures spécifiques pour limiter davantage la distribution des NFT incriminés.
Conclusion La montée en puissance des NFT et du métaverse pose des défis intéressants et complexes en matière de protection des marques de commerce. Alors que la technologie continue de se développer et de se répandre, il est important pour les propriétaires d’entreprises de rester vigilants et d’adapter leurs stratégies de protection des marques de commerce pour faire face à cette nouvelle réalité virtuelle. La collaboration entre les avocats spécialisés en propriété intellectuelle et les experts en technologie pourrait être cruciale pour naviguer dans ce domaine en constante évolution et pour garantir que les droits des propriétaires de marques de commerce sont protégés de manière adéquate.
