À mesure que l’adoption de la blockchain, des jetons non fongibles (NFT) et des métavers se développe, l’attention se porte de plus en plus sur les défis juridiques que présentent ces technologies émergentes. Ne pas comprendre les droits de propriété intellectuelle dans un environnement virtuel peut augmenter les risques pour les vendeurs, les acheteurs et les détenteurs de marques.
Définition des NFT et du métavers
Les NFT sont des actifs cryptographiques utilisés pour valider la propriété de biens et d’actifs vendus en ligne ou sur des marchés électroniques. Actuellement, les NFT sont utilisés pour vendre des intérêts dans une multitude d’articles disparates, notamment des représentations numériques de musique, des œuvres d’art, des photographies, des vidéos, des fonctions de jeu, des billets de concert, des noms de domaine, des biens immobiliers numériques, des pierres précieuses telles que des diamants et de nombreux autres types de biens. La valeur réelle d’un NFT est déterminée, en partie, par le caractère unique et/ou la rareté du bien ou de l’actif associé. Un NFT est un conteneur qui stocke des informations numériques identifiant de manière unique le bien et l’emplacement du réseau où le NFT peut être trouvé. Le NFT peut également inclure un code de programme pour un contrat intelligent afin que des frais et/ou des redevances puissent être transférés à un créateur en fonction de l’utilisation, de la vente ou du transfert de propriété du bien. Les NFT reposent sur la technologie blockchain, qui les rend indestructibles et facilement vérifiables.
Le « métavers » est un terme qui décrit de manière générale une mise en œuvre de la technologie selon le concept du web3. Le métavers combine la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l’intelligence artificielle pour une expérience utilisateur immersive et interactive. Web3 est l’évolution de l’internet ou du World Wide Web vers sa troisième génération, qui implique une plateforme entièrement décentralisée où chaque utilisateur est propriétaire de ses données, contrairement à la construction actuelle où la plateforme est propriétaire de toutes les données créées par l’utilisateur.
Affaires de marques de commerce impliquant des NFTs
Dans le monde réel, le caractère unique des œuvres créatives telles que la musique, l’art, les photographies et les vidéos est protégé par le droit d’auteur ou l’enregistrement d’une marque. Cependant, il existe une grande incertitude quant à la manière dont la protection de la propriété intellectuelle se traduit dans le monde numérique. Si l’on en croit les avis récents des tribunaux américains, les propriétaires de marques et les créateurs sont de plus en plus soucieux de prévenir et de faire cesser l’utilisation et la vente non autorisées de leurs œuvres créatives par des participants à un environnement numérique virtuel ou de type métavers. La façon dont les tribunaux appliquent et interprètent le droit de la propriété intellectuelle dans le domaine numérique est particulièrement importante, car l’étendue des droits de propriété transférés aux acquéreurs de NFT et les protections dont bénéficient les créateurs de NFT peuvent être uniques dans chaque transaction.
Hermes Int’l c. Rothschild
Dans l’affaire Hermes Int’l v. Rothschild, 2022 U.S.P.Q.2d 476 (S.D.N.Y. 2022), le tribunal a rejeté la motion de rejet du défendeur fondée sur la conclusion que l’utilisation par le défendeur de la marque « MetaBirkins » était trompeuse en fonction du risque de confusion et pouvait donner lieu à une action en contrefaçon de marque en vertu du Lanham Act. Rothschild a utilisé la marque « MetaBirkins » en association avec une collection d’images numériques qu’il a créées. Chaque image représentait une image d’un sac à main Birkin recouvert de fausse fourrure, qui est vendu par Hermès. Les images étaient vendues au moyen de NFT, où chaque image avait un numéro attribué, et étaient vendues à des prix correspondant à ceux des sacs à main Birkin réels. De l’aveu même de Rothchild, les NFT contenant les images numériques « MetaBirkins » ont été vendus comme « un hommage au sac à main le plus célèbre de Herm[e]s, le Birkin, l’un des accessoires de luxe les plus exclusifs et les mieux fabriqués. Sa liste d’attente mystérieuse, ses étiquettes de prix intimidantes et son extrême rareté en ont fait un sac à main « saint graal » très convoité qui sert également d’investissement ou de réserve de valeur ».1 Les consommateurs ont posté des messages sur les plateformes de médias sociaux, qui montrent qu’ils croyaient que les NFT étaient affiliés à Hermès. Même de grands magazines tels que Elle et L’Officiel ont rapporté à tort que les NFT « MetaBirkins » avaient été dévoilés par Hermès en partenariat avec Rothschild « 2.
Rothschild a fait valoir que les images numériques constituaient des œuvres d’art et que la marque « MetaBirkins » était utilisée comme titre de l’œuvre d’art et non comme identifiant de source de ses produits. Pour cette raison, il a affirmé que l’utilisation de « MetaBirkins » avait droit à la protection du premier amendement. Le tribunal lui a donné raison et a déclaré qu’étant donné que les images numériques vendues pouvaient constituer une forme d’expression artistique, les préoccupations liées au premier amendement devaient être mises en balance avec la protection de la loi Lanham, conformément au test Rogers3. Selon le test de Rogers, l’utilisation de la marque d’autrui dans une œuvre expressive ne peut faire l’objet d’une action en justice en vertu de la loi Lanham que si elle « n’a aucune pertinence artistique par rapport à l’œuvre sous-jacente, ou si elle a une certaine pertinence artistique, à moins qu’elle n’induise explicitement en erreur quant à la source ou au contenu de l’œuvre ».4 Dans son analyse, le tribunal a déterminé que le poids des allégations factuelles soutenant que l’utilisation de la marque du défendeur n’est pas pertinente sur le plan artistique et que l’utilisation est explicitement trompeuse est trop important pour être résolu au stade initial de l’affaire. Par conséquent, la demande de rejet a été rejetée.
L’affaire Hermes sera suivie de près car elle apportera probablement des éclaircissements sur l’extension des droits de propriété intellectuelle sur les œuvres contenues dans les ENT et, en particulier, sur le moment où les protections du premier amendement peuvent être étendues à l’utilisation et/ou à la vente d’ENT dans le domaine numérique.
Notorious B.I.G. LLC c. Yes.Snowboards
Dans une affaire du Central District of California, Notorious B.I.G. LLC (NBLLC) a déposé une plainte contre le photographe professionnel Chi Modu (le défendeur), alléguant la vente non autorisée de marchandises et de NFT contenant des images du défunt rappeur Christopher Wallace.5 NBLLC possède et contrôle les droits de propriété intellectuelle de la succession de Wallace et concède des licences sur ces droits à des tiers en rapport avec divers produits, en échange de redevances. Cette affaire n’en est qu’à ses débuts et NBLLC a déposé plusieurs requêtes, dont une requête en injonction préliminaire, alléguant que les ventes non autorisées « ont mis en péril et diminué la valeur de la licence exclusive » accordée à un tiers au procès « ce qui a entraîné une diminution de la valeur des droits de propriété du demandeur » et que « la poursuite du comportement du défendeur causerait un préjudice irréparable à la réputation de Wallace et à la valeur des futures possibilités d’endossement et de partenariat offertes au demandeur « 6.
Le tribunal a examiné si l’injonction préliminaire devait être délivrée en utilisant le test de mise en balance en quatre parties de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Winter7 en combinaison avec le test des « questions sérieuses » établi par le tribunal du neuvième circuit dans la décision Cottrell8. Le test Winter examine la probabilité de succès sur le fond, la probabilité d’un préjudice irréparable, l’équilibre entre l’équité et les difficultés, et la question de savoir si l’injonction préliminaire serait dans l’intérêt public. Selon le test Cottrell, « ‘des questions sérieuses sur le fond’ et une balance des préjudices qui penche nettement en faveur du plaignant peuvent justifier la délivrance d’une injonction, en supposant que les deux autres éléments du test Winter soient également satisfaits « 9 Parce que le seul fondement de la réparation demandée dans la requête en injonction préliminaire était une cause d’action pour une violation alléguée du droit de publicité de common law en vertu de la loi du New Jersey, le tribunal devait d’abord déterminer si la réclamation de droit d’État est préemptée par le Copyright Act10.
Dans son analyse, le tribunal a déterminé que la réclamation du droit de publicité du défendeur concernant les posters, les impressions et les NFT du demandeur est préemptée parce que les actes de contrefaçon « se rapportent à l’affichage et à la distribution des œuvres protégées par le droit d’auteur elles-mêmes, sans lien avec d’autres marchandises ou publicités » où « le but de la vente est d’afficher et de distribuer les photographies ».11 Le tribunal a jugé différemment pour d’autres produits contrefaits (par ex, ) qui comprenaient des photos de Wallace protégées par le droit d’auteur, car l’utilisation des images avait pour but de promouvoir et de vendre le produit. En outre, la préemption du droit de publicité a également été soutenue dans la mesure où le tribunal a estimé que l’infraction du défendeur était susceptible de causer des dommages à la valeur commerciale de la personnalité de Wallace. Ce facteur a pesé en faveur de NBLLC parce que le demandeur a affirmé avoir perdu des revenus provenant de clients qui ont acheté les produits contrefaits du défendeur et non en raison des produits autorisés de NBLLC ou des produits autorisés du licencié de NBLLC. Le défendeur a fait valoir que ses ventes ont augmenté la valeur commerciale du droit à la publicité de NBLLC. Cependant, le tribunal n’a pas été d’accord car il n’a trouvé aucune preuve pour soutenir l’affirmation du défendeur. La cour a déterminé que ces facteurs soutenaient l’établissement par le demandeur d’une probabilité de succès sur le fond de la réclamation relative au droit de publicité.
Le tribunal a ensuite examiné les défenses affirmatives d’acquiescement ou de délais dont disposait le défendeur, et a déterminé si ces défenses avaient une probabilité de succès sur la base de la preuve. Sur la base de cette analyse, le tribunal a conclu que la preuve présentée n’était pas suffisante pour établir que NBLLC savait que la défenderesse utilisait l’image de Wallace sur des marchandises et que la demanderesse avait acquiescé à cette utilisation. La Défenderesse s’est appuyée sur la preuve de l’activité de vente et de licence des images de Wallace remontant à 2004 et de la connaissance du design du skateboard de la Défenderesse en 2015. Cependant, le fait qu’il n’y ait pas eu de témoignage de tiers corroborant la connaissance alléguée du demandeur, le tribunal a estimé que la preuve était insuffisante pour réussir sur les défenses.
Le demandeur a également prouvé qu’il subirait un préjudice irréparable à la réputation de Wallace en raison des activités du défendeur, en présentant des preuves du « temps et des ressources substantiels consacrés pendant de nombreuses années à l’établissement de la réputation de Wallace » et de « la façon dont sa capacité à bénéficier de ces efforts sera compromise si l’image et la ressemblance de Wallace sont exploitées par le défendeur. « Le tribunal a conclu que la balance des équités favorise l’octroi de la requête d’injonction préliminaire parce que la requête ne s’appliquerait qu’à une partie des produits de la défenderesse, ce qui est compensé par l’atteinte à la réputation de NBLLC. De plus, le tribunal a déterminé que l’intérêt public serait mieux servi si la requête était accordée.
Cet arrêt montre que les activités de contrefaçon impliquant la vente de TNF sur une place de marché numérique pourraient déclencher l’octroi d’une mesure injonctive si les biens associés aux TNF sont utilisés à des fins commerciales, telles que la promotion ou la vente d’un produit ou d’un service non lié. Il convient de noter qu’une action en contrefaçon au titre de la loi sur le droit d’auteur serait préemptée si la NFT associée à une œuvre protégée par la PI était employée dans le cadre d’une « utilisation artistique non commerciale ».
Principaux points à retenir
Alors que l’utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans les jeux et les marchés en ligne continue de se développer, l’incorporation de biens et de produits du monde réel dans un environnement numérique augmente le sentiment de réalisme et l’expérience interactive de l’utilisateur. C’est pourquoi les propriétaires de biens ou de produits, qui peuvent être des œuvres artistiques ou avoir des caractéristiques artistiques et/ou ornementales, doivent surveiller avec diligence les jeux et les marchés en ligne pour éviter toute utilisation non autorisée. Comme le montrent les premières décisions de justice, la simple apparition ou le placement d’une œuvre protégée dans l’environnement numérique peut ne pas constituer une violation des droits de propriété intellectuelle. Toutefois, la vente de versions numériques d’une œuvre protégée peut, dans certains cas, constituer une violation des droits de propriété intellectuelle si cette vente est effectuée dans le but de réaliser un profit et/ou de confondre l’acheteur quant à la source ou à l’approbation des biens vendus.
Les vendeurs et les acheteurs d’œuvres artistiques doivent également faire attention lorsqu’ils s’engagent dans des transactions NFT. Les émetteurs de NFT doivent réfléchir et déterminer le degré de contrôle sur l’œuvre numérique qu’ils choisissent de céder à un acheteur de NFT. En outre, le contrat d’achat doit définir explicitement les droits conservés par l’émetteur et ceux transférés à l’acheteur dans le cadre d’une vente. Dans la plupart des cas, l’émetteur de la NFT conserve le contrôle de l’œuvre et régit la manière dont les titulaires de la NFT peuvent utiliser le contenu dans le cadre de la licence. Seul un des 25 principaux vendeurs de NFT transmet un semblant de propriété réelle de l’œuvre numérique sous-jacente aux détenteurs de jetons. De l’autre côté de la transaction, l’acheteur de NFT doit examiner attentivement les conditions d’achat pour connaître les termes de la licence qui incluent les droits et/ou les restrictions d’utilisation des biens associés à la NFT. En outre, les acheteurs doivent savoir si les conditions de la licence peuvent être modifiées, révoquées ou amendées à tout moment par l’émetteur ou le titulaire de la licence.
La technologie émergente entourant la blockchain et les NFT présente des défis et des questions concernant l’application des droits de PI dans un environnement virtuel. Ces défis et questions sont encore plus aigus lorsque l’on considère l’utilisation des NFT dans un environnement web3. Les concepts web3 de décentralisation des données et de propriété des données par les utilisateurs sont en conflit avec certaines utilisations de biens lorsqu’ils sont associés à des NFT. Les émetteurs et les acheteurs de NFT doivent comprendre toute la portée des droits de propriété qui sont transférés et/ou acquis dans une transaction en ligne. Ne pas avoir cette connaissance ou cette compréhension peut augmenter le risque de perte pour l’une ou les deux parties impliquées dans une transaction NFT.
