Alors que l’Office américain des brevets et des marques (« USPTO ») poursuit son examen relativement précoce du barrage de demandes d’enregistrement de marques axées sur les métavers et les jetons non fongibles (« NFT ») qui ont été déposées au cours des 18 derniers mois, l’organisme chargé des marques donne des indications sur la manière dont il considère et traitera ces demandes et les marques en question. En premier lieu, comme en témoignent ses premières réponses à une série de demandes d’enregistrement de marques déposées par Nike pour une utilisation dans le monde virtuel, l’USPTO a fait la lumière sur ce à quoi ressemblent les descriptions appropriées des produits/services pour les dépôts de la quintessence du « métavers », à savoir, les « produits virtuels téléchargeables » (dans la classe 9), les « services de magasins de détail proposant des produits virtuels » (classe 35), et les « services de divertissement, à savoir la fourniture en ligne de chaussures, de vêtements … virtuels non téléchargeables destinés à être utilisés dans des environnements virtuels » (classe 41).
Un certain nombre de réponses supplémentaires de l’USPTO prennent en compte le risque de confusion et le défaut de fonction (comme TFL l’a fait ici), et pourtant, quelques autres actions de l’Office des marques suggèrent qu’une autre question mérite d’être prise en compte lorsqu’il s’agit des spécimens soumis avec les demandes d’enregistrement de marques dans ce domaine : « L’usage prématuré ». (Note : ce sont les mots des examinateurs, pas les miens).
Comme TFL l’a rapporté en avril, l’USPTO a d’abord soulevé cette préoccupation en réponse au spécimen soumis avec une demande d’enregistrement que Yuga Labs a déposée en mai 2021 pour le « Bored Ape Yacht Club » pour une utilisation en relation avec des « objets de collection numériques ; objets de collection numériques vendus comme jetons non fongibles » (Classe 16), « maintenir et enregistrer la propriété d’illustrations numériques ; maintenance et enregistrement de la propriété d’illustrations numériques représentées par des jetons non fongibles ; fourniture d’un site web présentant un marché en ligne pour l’échange d’objets de collection numériques » (Classe 35), et » services de réseaux sociaux en ligne fournis par le biais d’un site web réservé aux membres ; services informatiques, à savoir la création d’une communauté en ligne pour que les utilisateurs enregistrés puissent accéder à un tableau de graffitis collaboratif » (Classe 45).
Dans une action non finale du Bureau en mars, une avocate examinatrice de l’USPTO a déclaré qu’elle refusait d’enregistrer la marque verbale BAYC en raison – en partie – du spécimen « prématuré » que Yuga utilisait pour démontrer l’usage dans la classe 45. L’opposition de l’USPTO sur ce front est purement centrée sur le spécimen que Yuga a soumis avec sa demande, qui consiste en des captures d’écran du site web BAYC montrant l’intérieur du bar du yacht club, décrivant la collection BAYC, les accès/avantages des membres et les outils de la communauté, et fixant des « objectifs » pour le projet, tels que le « déblocage » de la boutique de produits dérivés BAYC, entre autres choses.
La question de la prématurité se pose, selon l’avocate Megan Clifford, car si l’identification de la classe 45 de Yuga comprend des « services informatiques, à savoir la création d’une communauté en ligne pour que les utilisateurs enregistrés puissent accéder à un tableau de graffitis collaboratif », le spécimen qu’elle a fourni comme preuve de la manière dont elle utilise la marque en relation avec ces services suggère que cet usage n’a pas encore eu lieu. Le spécimen « indique que « The Bathroom », le tableau de graffitis en ligne du demandeur, « deviendra opérationnel une fois la prévente terminée », affirme Clifford. « En conséquence, le demandeur n’utilise pas la marque demandée en relation avec les services identifiés de la classe 45 » – du moins pas sur la base du spécimen en question. (L’emphase est une courtoisie de l’USPTO).
En gardant à l’esprit ce qui précède, Clifford déclare que Yuga peut soit soumettre un nouveau spécimen qui « était en usage réel dans le commerce au moins à la date de dépôt de la demande ou avant le dépôt d’un amendement pour alléguer l’usage » et qui montre la marque BAYC « en usage réel dans le commerce pour les produits et/ou services identifiés dans la demande ou l’amendement pour alléguer l’usage ». Par ailleurs, Yuga peut modifier sa base de dépôt en intention d’utilisation (en vertu de la section 1(b)) pour la demande dans son ensemble afin d’éviter d’avoir à produire un spécimen à ce stade.
La décision de Yuga n’est pas claire dans l’immédiat, car elle n’a pas encore répondu à l’Office Action ; cependant, il convient de noter que le tableau de graffitis semble être accessible aux détenteurs de BAYC NFT selon les rapports des médias. (Une chose qui est claire, c’est que l’USPTO pourrait trouver une terminologie plus spécifique/appropriée lorsqu’il s’agit de repousser des demandes sur la base de spécimens qui semblent montrer un usage anticipé, étant donné que « usage prématuré » n’a pas beaucoup de sens lorsqu’on parle de demandes 1(a)).
Clinique n’est pas la seule partie à faire face actuellement à un refus d' »usage prématuré », elle a reçu ce printemps une action non définitive de l’Office pour la demande qu’elle a déposée en novembre 2021 pour que son nom soit utilisé sur des « jetons non fongibles (NFT) et autres jetons d’application » dans la classe 9 et pour « fournir des biens virtuels non téléchargeables en ligne, à savoir de l’art numérique, des photographies, des vidéos ou des enregistrements audio » dans la classe 42. Dans une action du Bureau en mai, l’examinatrice de l’USPTO, Abigail Lueken, a refusé à titre préliminaire d’enregistrer la marque verbale de Clinique « parce que le spécimen montre qu’elle n’a pas utilisé la marque demandée dans le commerce en relation avec les produits et services identifiés à la date de dépôt de la demande ».
Le spécimen que Clique a déposé auprès de l’USPTO pour démontrer qu’elle utilise la marque dans le commerce dans les classes 9 et 42 consiste en des captures d’écran de son site de commerce électronique, y compris des pages qui annoncent une chance de gagner son « premier NFT » ainsi qu' »un assortiment de produits [tangibles] ». (Dans un spécimen de substitution que Clinique a déposé en février, elle souligne l’utilisation de sa marque verbale sur la page Web, ainsi qu’un bouton « shop all » (qui fait vraisemblablement référence à son offre de produits physiques) et le message concernant le concours NFT).
S’opposant au spécimen, Lueken déclare que « le spécimen annonce la possibilité de gagner des NFT dans un concours qui n’a pas encore eu lieu, et par conséquent, le spécimen ne démontre pas l’utilisation de la marque dans le commerce en association avec les produits et services identifiés dans la demande ». Si les produits de Clinique « étaient vendus ou transportés ou si les services étaient rendus dans le commerce à la date de dépôt de la demande », elle déclare que la société doit soumettre un nouveau spécimen démontrant l’utilisation de la marque de cette manière. La réponse de la société de cosmétiques appartenant à Estee Lauder à l’action de l’Office n’est pas attendue avant novembre.
Prises ensemble, les deux actions de l’Office mettent en lumière un autre obstacle que les marques qui ont déposé des demandes d’enregistrement centrées sur les métavers et les NFT sur la base de la section 1(a) (c’est-à-dire en revendiquant un usage réel dans le commerce) peuvent rencontrer dans ce territoire relativement inexploré. (Il convient de noter, bien sûr, qu’à ce jour, les demandes 1(a) sont relativement peu nombreuses, car la plupart des marques ont déposé des demandes centrées sur les métavers et les NFT sur une base d’intention d’utilisation, dans le cadre d’une ruée à grande échelle pour déposer des demandes pour ces nouvelles technologies qui est en cours depuis l’année dernière).
